왜 저촉의 문제가 발생하는가?
원칙상 도메인네임과 상표는 그 성격이 다르므로 보호대상, 관할기관, 등록심사절차, 효과, 상품과의 관계, 동일유사판단에 있어서 전혀 상이한 제도이다.
그러나, 인터넷이 정보의 제공이나 교환 또는 검색을 위한 기능을 하는 것뿐만 아니라 전자상거래의 가상공간이 된다는 점에서 상품 또는 서비스의 제공 및 구매기능까지 수행하게 되므로, 인터넷상의 도메인네임 역시 단순히 주소표시의 기능을 넘어 일반인들에게 출처표시로서 인식되는 출처표시적 기능을 지니게 된 것이다.
따라서, 도메인네임과 동일 또는 유사한 상표가 존재하나 그 소유자가 다른 경우 일반수요자 및 거래자들은 양 출처에 대하여 혼동을 일으키는 것은 자명한 것이다. 실제 도메인네임과 상표가 저촉할 경우 상표권의 침해가 성립되는가는 도메인네임의 인터넷상에서의 사용태양, 일반수요자의 출처의 오인, 혼동여부등에 따라 개별적, 구체적으로 판단하여야 할 것이다.
도메인네임과 상표의 저촉 사례
상기 주제와 관련하여 우리나라에서는 법원에서 판결한 분쟁사례를 찾아볼 수 없으나, 인터넷의 국제적 사용이라는 특성상 우리나라의 기업 또는 개인이 언제든지 분쟁의 당사자가 될 소지는 있다고 보여진다. 이하 미국에서 있었던 분쟁사례를 간단히 소개하고자 한다.
1. Kaplan.com 사건 (Kaplan v. Princeton Review)
카플란 교육센터는 그의 경쟁사인 Princeton Review사를 상대로 인터넷 도메인네임을 Kaplan com.을 불법등록하였다는 이유로 상표권침해와 불공정경쟁 혐의로 법원에 제소하였다. 동 사건은 법정 외에서 중재로 해결되었으며, 중재인들은 동 도메인네임은 카플란사에게 권리가 있다고 판정하였다.
2. juris.com 사건 (Juris Inc. v. Comp Examine)
Juris Inc.는 Comp Examiner사가 juris.com이라는 도메인네임을 선점한 것을 알고 그 사용의 중지를 요청하였으나 거절당하자 NSI의 분쟁해결정책에 따라 "JURIS"라는 연방상표등록증을 제출하고 그 등록일이 Comp Examiner사가 이를 도메인네임으로 사용한 것보다 앞서는 사실을 증명하였으나 NSI가 "보류처분"을 하지 않자 법원에 가처분을 신청한 사건이다. 법원은 양자의 상품이 동종상품이고 판매채널과 수요자가 유사하여 오인, 혼동의 우려가 있다는 이유로 Juris Inc.의 가처분 신청을 인용하였다.
3. actmedia.com 사건 (Actmedia 사 v. Active Media 사)
Actmedia라는 상표를 보유한 Actmedia 사가 actmedia.com이라는 도메인네임을 등록한 Active Media사를 상대로 일리노이주의 지방법원에 제소한 사건이다. 법원은 Active Media사의 도메인네임 등록이 원고의 상표와 혼동을 유발하여 원고의 상표권을 침해하였으며 또한 그 상표를 희석시켰으므로 Active Media사가 도메인네임 actmedia.com을 원고인 Actmedia 에게 이전하여야 한다고 판결하였다. 동 판결이유에서 는 일리노이주의 희석화방지법이 적용되어 상표의 희석화부분을 인정하였다.
4. intermatic.com 사건 (Intermatic Inc. v. Toeppen)
Toeppen이라는 사람은 타인의 유명 상표 등을 포함하여 200여개가 넘게 도메인네임을 등록하고 이를 상표권자에게 되팔려하였으나 여러 상표권자들이 대가지급을 거부하여 소송을 제기하였는데, Intermatic사가 제소한 intermetic.com사건 외에도 panavision.com등에 관련된 소송에서 Toeppen은 전부 패소하였으며, 결국 이 도메인네임들은 모두 상표권자에게 양도되었다. intermetic의 경우에도, 법원은 "저명상표를 포함한 도메인네임을 상표권자에게 되팔기 위한 목적의 도메인네임 등록행위는 연방상표희석화방지법을 위반하는 것이다"라고 하여 희석화이론을 수용하였다.
5. Candyland.com 사건 (Hasbro v. IEG)
미국의 완구업체 Hasbro사가 자신의 등록상표 "candy land"를 도메인네임으로 등록한 IEG사를 상대로 상표권침해소송을 제기하였던 바, 법원은 IEG사가 candyland.com을 사용함으로서 저명한 등록상표 "candy land"의 가치를 희석화시켰으므로 연방상표희석화방지법에 위반하고, 상표권자에게 손해를 발생케 하였다는 이유로 candyland.com의 사용중지 가처분판결을 내렸다. 본 판결은 앞선 다른 판결과 달리 도메인네임의 소유권의 이전에 대해서는 언급을 하지 않았다.
6. cardservice.com 사건 (cardservice International Inc. v. Webster R. McGee and WRM &
Associates)
원고 Cardservice International은 "CARDSERVICE"라는 상표를 등록한 상표권자이고 피고 McGee사도 동종업에 종사하는 회사로서 Cardservice International사의 허락 없이 cardservice.com을 등록하여, 이에 원고는 피고의 cardservice.com에 대한 사용금지청구소송을 제기하였다. 법원은 cardservice.com이라는 도메인네임과 상표명으로서의 "CARDSERVICE"는 유사성이 있다고 판단하여 사용금지청구를 받아들였다.
이상으로 미국에서의 저촉사례를 판례를 중심으로 살펴보았다. 결론은 대체로 원 상표권자에게 도메인네임에 대한 권리가 있다는 것이나, 그 법적 근거는 대개 연방 혹은 州의 희석화방지법에 근거하고 있다. 따라서, 희석화방지법을 수용하고 있지 아니한 우리나라에서는 다소 논란이 있을 수 있으나, 최근 미국은 물론 우리나라에서도 도메인네임의 등록신청에 일정한 절차를 요구함으로써 도메인네임의 부정목적 신청을 규제하고 있다.
NSI (Network Solution Inc.) 의 해결책
"com", "net", "org"의 상위레벨을 포함하는 도메인네임은 미국과학재단(US National Science Foundation)에 의하여 관리되는 인터넷정보센터(Internet Network Information Center: InterNIC)에 등록을 신청하여야 한다. 기타 국가코드를 포함하는 도메인네임은 해당국가 또는 지역의 관련기관에 신청하면 되며, 대한민국을 나타내는 "kr"의 경우에는 한국인터넷정보센터(KrNIC)에 신청하면 등록받을 수 있다.
도메인네임의 등록
도메인네임과 상표권의 저촉으로 인한 분쟁이 늘어나고, 상표권자를 보호하는 취지의 법원의 판결이 늘어나자, 도메인네임의 등록을 담당하고 있는 InterNIC은 1995년 6월에 "도메인네임 관련 분쟁해결책" (Domain Name Dispute Policy Statement)을 발표, 시행하고 1995년 11월, 1996년 9월자로 개정, 시행하였다. 다음은 InterNIC의 개정된 분쟁해결책이다.
먼저, 도메인네임 등록을 원하는 자는 신청서를 제출할 때 "자신이 알고 있는 한 그 도메인네임 등록이 제3자의 권리와 저촉되거나 침해하지 않으면 또한 비합법적인 목적을 위하여 등록하려는 것이 아님"을 선언하여야 한다. 도메인네임의 등록을 받았으나, 등록상표의 상표권자가 이의신청을 하는 경우에는 도메인네임의 사용개시일과 상표의 최초사용일(경우에 따라서 등록일)을 비교하여 도메인네임등록일이 앞서는 경우에는 그 도메인네임을 사용할 수 있다. 만일 도메인네임의 등록일이 늦은 경우에는 도메인네임 보유자가 통지일로부터 30일내 그 "표장"에 대하여 상표권이 있음을 주장하는 경우를 제외하고는 그 도메인네임을 사용할 수 없으며, 이 경우 90일의 유예기간 내에 새로운 도메인네임으로 전환할 수 있다.