상표권양도와 라이센싱

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리앤목특허법인

  • 상표권 양도의 필요성

    상표는 통상 브랜드라고도 하며 상품의 출처를 나타내기 위해 사용하는 표시를 말합니다. 거래시장에서 소비자들은 상표에 의해 자신이 원하는 상품을 다른 상품과 혼동 없이 선택할 수 있게 되는데, 상표는 오래 사용되고 품질의 우수성과 활발한 광고선전을 통해 소비자들에게 널리 알려질수록 그 가치가 올라가게 됩니다.

    상표는 상품 마케팅에 기여하는 무형의 재산적 가치를 가지며, 상표에 축적된 신용과 양질의 고객 흡인력이 있는 경우 상표의 가치는 공장, 설비 등의 유형자산보다 더 높게 평가되기도 합니다. 예를 들면, 미국의 질레트가 한국의 건전지 시장에 진출하면서 로케트전기의 국내 영업권과 상표권 일부를 인수한 금액이 약 800억원 이었으나, 성공적인 시장진입에 필요한 브랜드 파워를 원하였으므로 인수금액의 대부분인 660억원을 “로케트” 상표권의 가치로 인정하기도 하였습니다.

    이처럼 상표권은 기업의 수익실현에 기여하는 재산적 가치를 가지고 있으므로 영업 또는 생산설비와 분리하여 상표권만 양도할 수 있으며, 상표권 양도는 주로 다음의 경우에 필요하게 됩니다.

    (1) 사업의 확장


    널리 알려진 상표에 축적된 신용과 소비자의 신뢰는 마케팅 효과로 이어져 상품의 매출신장에 기여하게 됩니다. 상품의 품질과 기술력을 갖추었으나 소비자 인지도가 낮은 경우, 시장에서 알려진 상표를 사들여 사업 확장을 추진할 수 있습니다.

    이러한 브랜드 전략은 패션, 소비재 상품시장에서 주로 이용되며, 국내업체가 아웃도어 의류브랜드 MILLET, Lafuma 와 패션브랜드 LONDON FOG, 스포츠브랜드 HEAD 등 외국의 유명 상표권을 인수한 사례가 있습니다.



    (2) 법적 분쟁의 해결


    특허청에 상표출원을 하여 등록절차를 진행하는 과정에서, 타인의 유사상표로 인해 등록이 거절되는 경우가 발생합니다.

    사업전략의 일환으로 해당 상표의 등록이 반드시 필요한 경우에는 등록에 장애가 되는 타인의 상표권을 양수하는 방안을 고려하게 되며, 상표권 양수가 원만하게 이루어지면 상표권 등록과 관련된 법적 분쟁이 해소될 수 있습니다.



    (3) 채권의 확보


    채무기업이 재산적 가치가 있는 상표권을 보유하고 있는 경우 이를 담보로 할 수 있으며, 채무변제가 이행되지 않는다면 가압류, 경매 등의 상표권 양도를 통해 채권확보를 실현할 수 있습니다.

    이러한 상표권 양도는 시장지배력이 있는 상표의 경우에 특히 유용한 채권확보 수단으로 활용될 수 있습니다.

    한편으로, 상표권은 특허청 등록을 통해 발생되는 권리이므로 상표권을 양도 또는 양수하는 경우에는 다음의 사항에 주의해야 합니다.

    첫째, 상표권 양도는 특허청에 등록되어야만 권리이전의 효력이 발생합니다. 양도합의 및 계약이 되었어도 특허청에 등록하지 않으면 법적 효력을 가진 상표권자로 인정되지 않으므로 권리행사를 할 수 없습니다.

    둘째, 상표권을 양수하는 경우에 상대방이 그와 유사한 등록상표를 보유하고 있다면 그 상표들도 함께 양수하여야 합니다. 만약, 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에 속하게 되고 그 중 1인이 부정경쟁을 목적으로 상표를 사용하여 상품의 품질오인이나 혼동을 일으키는 경우에는 상표등록이 취소될 수 있습니다. 또한, 사업전략에 맞추어 등록상표를 변형하여 사용하려는 경우에도 상대방이 보유하는 유사한 등록상표가 장애요소로 될 수 있습니다.

    셋째, 상표권을 양수하는 경우에는 그 상표의 결함도 그대로 승계하게 되는 점에 유의해야 합니다. 등록상표를 3년 이상 사용하지 않는 경우에는 심판에 의해 등록이 취소될 수 있는데, 이러한 불사용기간에는 이전 상표권자가 사용하지 않은 기간이 합산됩니다. 또한 등록상표에 무효사유가 있다면, 상표권이 양도되더라도 그 등록무효 사유가 해소되는 것은 아닙니다.



  • 상표권 양도의 절차

    상표권은 중요한 무형재산으로 일반 재산권과 마찬가지로 양도양수의 대상이 됩니다.

    1. 필요서류

    양도인 필요사항
    * 양도증 1부 (인감도장 날인)
    * 법인/개인인감증명서 1부 (6개월 이내 발행)
    * 위임장 1부 (인감도장 날인)
    양수인 필요사항
    * 위임장 1부 (인감도장 날인)
    * 특허고객번호신청에 필요한 정보
    (1)성명 혹은 법인의 국문/영문명칭
    (2)주민 혹은 법인등록번호
    (3)전화번호
    (4)메일주소
    (5)도로명주소(법인등기부상의 주소)
    (6)담당자정보(성명,연락처)
    비용
    (1건 기준)
    * 특허청 관납료 134,600원
    * 인지세 20,000원
    * 변리사 수수료 별도 발생


    2. 절차


    필요서류가 준비되면, 1~2일 이내에 특허청에 제출되며, 서류 제출 후 심사가 완료되기까지 약 1~2주 가량 소요됩니다.



    참고) 변경된 권리자가 기재된 등록증을 받으시려면 등록증재교부신청을 하셔야 합니다.
    변리사수수료 및 특허청관납료가 별도로 발생합니다.


  • 상표권 라이센싱

    1. 상표 – 사업을 위한 중요한 자산


    상표는 자기의 제품을 스스로 보증하는 표시로 기업의 중요한 자산이며, 브랜드 파워는 종종 기업의 가치와 동일시되기도 합니다. 상표에 대한 인지도는 소비자들이 자주 접하고 해당 상품의 품질이나 평판이 좋을수록 높으며, 소비자들은 유명 상표가 부착된 상품에 대해서는 상표만으로 그 품질을 믿고 구입하기 때문에 유명한 상표일수록 그 가치가 높다고 여겨집니다.



    2. 가치있는 상표의 활용


    상표의 가치는 상표사용자가 상품을 생산하고 판매하는 과정에서 일정한 상표를 일정한 상품에 계속 사용함으로써 축적되는 것이기에, 인지도가 있는 상표가 되기까지는 시간과 비용의 상당한 투자가 필요합니다. 그러나 이미 인지도가 구축된 상표를 사용할 수 있게 된다면 새로운 상표를 개발하여 브랜드 이미지를 구축하기 위한 별도의 시간과 마케팅 비용을 쓰지 않아도 되며, 이미 시장에서 신용이 형성된 이미지를 제품 판매에 활용하기 때문에 새로운 상품의 시장 진출에 따른 부담도 그만큼 감 감소됩니다.



    3. 라이센싱 – 상표 가치의 이용 및 활용


    이와 같은 상표의 사용은 라이센싱 (Licensing)에 의해 이루어지는데, 라이센싱은 상표의 소유자가 제3자에게 자기의 등록상표를 특정 상품 또는 서비스와 관련하여 사용할 수 있도록 허용하는 것을 의미합니다. 라이센싱은 상품브랜드, 캐릭터 뿐만 아니라 TV 프로그램 타이틀이나 게임과 같은 엔터테인먼트. 스포츠 분야에 이르기까지 다양한 분야에서 이루어지고 있습니다.



    4. 라이센싱을 위한 상표관리


    라이센싱은 상표의 소유자(Licensor)에게는 무형 자산을 이용하여 로열티 수입을 올리게 되므로 수익 창출의 기회가 되고, 상표의 사용자(Licensee) 에게는 시장에서 구축된 브랜드 이미지를 제품의 판매에 활용할 수 있는 효율적인 수단이 됩니다. 상표가 유명하다고 해서 라이센싱이 모두 성공하는 것은 아니며, 성공적인 라이센싱을 위해서는 무엇보다도 상표 소유자가 해당 상표의 명성 유지 및 위조상품으로부터의 상표권 보호, 품질 관리 등 상표에 대한 적극적인 관리가 중요합니다.



    5. 라이센싱의 활용


    상표사용자의 경우, 라이센싱은 마케팅 기법으로 사용권을 적극적으로 활용하여 시장에 효과적으로 진출할 수 있게 된다는 점에서 자체 신규브랜드를 이용한 시장진입에 비해 상대적으로 위험부담이 적은 반면, 매출신장을 기대할 수 있는 수단이 될 수 있습니다. 특히, 패션분야는 해외유명 상표를 선호하는 추세로 인하여 라이센싱이 가장 활발한 분야이며, 해외도입 브랜드를 이용하여 라이센싱을 수출확대와 연결시키고 나아가 해외브랜드를 인수하여 국내 브랜드화한 성공적인 사례도 있습니다 (휠라코리아 FILA , 성주디앤디의 MCM이 대표적 사례임).



    6. 라이센싱 계약과 효력 발생


    라이센싱 계약에는 일반적으로 라이센싱 대상의 상표, 독점계약 여부, 사용범위(대상지역, 사용상품 등), 계약기간, 품질관리, 로열티 등에 관한 내용이 포함되고, 당사자간 계약 체결로서 그 효과가 발생됩니다.

    한편, 우리나라 상표법상 상표에 대한 사용권은 당사자간 계약만으로 효과가 발생하므로 특허청에 사용권을 등록하지 않아도 되지만, 권리관계를 공시 및 분쟁발생시 입증을 위하여 라이센싱 계약 체결 후 특허청에 등록하는 것이 바람직합니다.