내 등록상표와 동일 유사한 상표를 내 지정상품과 동일 유사한 상품에 내 허락도 없이 사용하는 것 (제품에 표시, 광고에 사용 등)으로 가장 흔한 분쟁 형태입니다.

타인에게 내 등록상표를 사용하도록 허락을 했으나 그 타인이 내가 허락한 범위를 넘어서 사용하는 경우를 말하며 프랜차이즈나 라이선스 계약의 후처리와 관련하여 자주 문제가 됩니다.

① 내가 등록 받고자 상표등록출원을 하였으나 심사과정에서 타인의 등록상표에 저촉이 되어 등록을 받기 어려울 경우, 그 타인의 상표를 취소 혹은 무효를 시켜 내 상표등록 출원이 이루어지도록 하는 경우가 있으며 이 경우, 내 상표를 등록받아 독점배타적 상표권을 확보하기 위하여 심사과정에서 방해가 되는 타인의 상표를 제거하려는 시도를 말합니다.

② 타인이 내가 사용하는 상표에 대하여 자신의 등록상표권 침해를 주장해 올 경우, 그 등록상표가 애당초 잘못 등록되었거나 3년 이상 계속 사용하지 않았다는 이유로 타인의 침해 주장을 무력화 시키기 위한 시도하는 분쟁 형태를 말합니다. 이는 상대방 권리자의 침해 주장의 근거를 없애기 위한 것으로 상표등록무효 심판을 통해 이루어 집니다.

① 이해관계 혹은 감정적 충돌로 인해 합의를 통한 해결이 쉬운 일은 아니지만, 냉철하게 실익을 따져보고 전문가의 개입과 조언을 듣고 진행할 경우, 제 3자인 법원의 개입으로 해결하는 소송보다 양 측 모두에게 상대적으로 유리한 점이 있는 경우가 많습니다.

② 소송보다 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있으며, 비교적 자기의 사업상황을 반영한 결과를 도출하기 용이합니다.

③ 그러나 양쪽 모두의 합리적 선에서 양보가 전제되어야 가능합니다.

④ 당사자들의 합리적인 판단을 위한 전문가인 변리사들의 도움이 반드시 필요합니다. 전문가 도움 없는 당사자끼리의 해결 시도는 자칫 감정싸움으로 비화하여 합의 도달이 어렵게 되는 경우가 많습니다.

① 합의 노력이 실패하거나 혹은 바람직하지는 않지만 합의 노력을 생략하고 곧바로 소송을 통한 해결을 모색할 수 있습니다.

② 민사 소송 (가처분, 가압류, 손해배상청구 등)은 물론 형사고소도 가능한 경우가 있습니다.

③ 치열한 사실관계 및 법률적 다툼이 벌어질 것이므로 전문가인 변리사 및 변호사의 도움을 받게 되고 진행의 주도권을 그 전문가들에게 맡기게 된다. 즉, 당사자로서는 상황 컨트롤 하기가 어렵게 된다.

④ 비용과 시간이 상당한 부담이 될 수 있으며, 반드시 원하는 결과를 얻을 수 있다는 보장이 없다.

① 분쟁의 첫걸음이자 승패를 좌우하는 것이 증거 확보가 됩니다.

② 상대에 대해 상표 침해 문제를 제기하기 전에 객관적인 증거 확보를 하는 것이 필수적입니다.

③ 제대로 된 증거 없이 섣불리 권리 주장을 하다가는 오히려 상대에게 대응할 시간과 논리를 제공하는 빌미가 될 우려가 있습니다.

④ 증거는 5W1H 육하원칙에 따라 철저히 수집하는 것이 필요합니다.

⑤ 증거확보에 따라 전체적인 분쟁 전략이 좌우 됩니다.

⑥ 확실한 증거는 소송에 가지 않고도 상황을 유리하게 매듭짓게 되는 핵심요건이 됩니다.

① 상표분쟁은 얼핏보면 간단히 보일 수 있지만 상당히 복잡한 법률적, 사실적 문제가 개입되고 또 상호 주장과 반박이 이루어 집니다.

② 따라서 이 분야 전문가의 도움을 받는 것이 결과적으로는 훨씬 비용과 시간을 아끼게 됩니다. (전문가라고 함은 변리사들이라 할 수 있으며, 특히 변리사들 중에 상표를 전문으로 다루는 변리사의 도움을 받는 것이 바람직함)

상표 분쟁에 임함에 있어 이 분쟁을 전개하는 목표를 분명히 해야 합니다. 목적에 따라 대응 전략과 비용이 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들자면 실무상 다음과 같은 목적으로 구분될 수 있습니다.

A. 상대가 내 상표를 사용하지 못하게 막기 위해

B. 상대가 내 상표를 써도 되지만 정당한 대가를 받기 위해

C. 상표분쟁을 계기로 상대의 사업에 치명타를 가하기 위해